Separación de minerales v. Hyde, 242 US 261 (1916)

por Dennis Crouch

Casi todos los escritos presentados en Amgen v. Sanofi citan la decisión de la Corte Suprema de 1916 en Minerals Separation v. Hyde, 242 US 261 (1916). Es un pequeño caso interesante que se centra principalmente en la obviedad (es decir, la "invención"), pero también toca la capacidad de invención y la suficiencia de la divulgación. En Amgen, la Corte Suprema tiene la tarea de reconsiderar la ley de habilitación, por lo que es este tema final el más relevante.

El mineral extraído suele ser una mezcla de metales y varias gangas no metálicas (a menudo cuarzo). Aunque la gente había descubierto varias formas de separar los dos, las soluciones aún no eran rentables. Una forma de separación se basaba en el conocimiento de que ciertos aceites tendían a adherirse solo al metal. Varias patentes anteriores utilizaron esta ley de la naturaleza para hacer que el metal flote hasta la parte superior de una mezcla líquida o se hunda hasta el fondo. Pero esos procesos anteriores requerían mucho aceite; no eran rentables; y por lo tanto no tuvo éxito en el mercado. Nuestros titulares de patentes en este caso son un trío de metalúrgicos de Londres que desarrollaron su propio enfoque de "flotación por espuma". Mezclaron una cantidad muy pequeña de aceite (0,5% del peso del mineral) en el mineral en polvo y luego agitaron vigorosamente la mezcla. La sacudida hizo que el aceite formara burbujas de aire que subieron a la parte superior en forma de espuma. Y, debido a la afinidad entre el aceite y el metal, el poder del metal y las escamas cubrirían la superficie de las burbujas espumosas. Patente de EE.UU. Nº 835.120 (1906).

Sobre el tema de la habilitación , aunque el titular de la patente había realizado pruebas en varios aceites y ácidos; niveles de agitación; adición de calor; etc., también estaba claro que el método requería refinación para cada tipo diferente de mineral. En particular, un usuario necesitaría realizar pruebas preliminares para determinar la cantidad de aceite y el nivel de agitación que funcionan mejor. La propia patente admitía que "en la concentración de cualquier mineral en particular, es necesaria una simple prueba preliminar para determinar qué sustancia oleosa produce la proporción de espuma o escoria deseada".

La Corte Suprema consideró este tema, pero consideró que la divulgación era suficiente.

La composición de los minerales varía infinitamente, presentando cada uno su problema especial, y es evidentemente imposible especificar en una patente el tratamiento preciso que sería más exitoso y económico en cada caso. El proceso es para tratar con una gran clase de sustancias y el rango de tratamiento dentro de los términos de las reivindicaciones, dejando algo a la habilidad de las personas que aplican la invención, es claramente suficientemente definido para guiar a los expertos en la técnica a su éxito. aplicación, como lo demuestra abundantemente la evidencia. Esto satisface la ley.

Separación de minerales, 242 US en 270-271. En el mismo párrafo, el tribunal también incluyó una oración sobre la certeza de la reivindicación, utilizando el mismo lenguaje de certeza razonable que el Tribunal reiteró posteriormente en Nautilus: "la certeza que la ley exige en las patentes no es mayor de lo razonable, teniendo en cuenta su tema en cuestion."

El tribunal de distrito también había fallado el caso a favor del titular de la patente, concluyendo que "un rango de cantidades que deja algo al juicio del operador es todo lo que se puede describir, y es suficientemente definido". Separación de minerales v. Hyde, 207 F. 956 (D. Mont. 1913), rev., 214 F. 100 (9th Cir. 1914), rev., 242 US 261 (1916). El tema no parece haber sido informado a la Corte Suprema, pero la corte lo abordó de todos modos.

Tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal Supremo citan Mowry v. Whitney, 81 US 646 (1871). En ese caso, el juez William Strong explicó que una patente no se otorga simplemente por el acto de invención. Más bien, el inventor también debe "enseñar al público cómo practicarlo". Aún así, el tribunal continuó explicando que la especificación está dirigida a los expertos en la materia. Por lo tanto, las divulgaciones insuficientes para el público en general aún pueden ser suficientes para enseñar a quienes ya están informados. "[T] puede dejar algo a su habilidad en la aplicación de la invención, pero no debe confundirlos". Identificación. En Mowry, el tribunal concluyó que la patente era válida a pesar de las "instrucciones vagas e inciertas" en cuanto a la cantidad de calor que se debe agregar como parte del proceso de fundición.

Pero es obvio que solo se podrían haber dado instrucciones vagas e inciertas con respecto a la medida en que es necesario elevar el calor. Debe diferir con la diferencia en el progreso del enfriamiento que ha tenido lugar antes de que las ruedas sean desmoldadas. . . . Eso, en la naturaleza de las cosas, debe dejarse al juicio del operador.

El reclamo de los demandados de que la patente es defectuosa al no indicar la naturaleza de la curva de las guías, ya sea de un círculo o de alguna otra figura… [no es] suficiente para afectar su validez. Cualquier buen mecánico familiarizado con la construcción de aserraderos, y que tenga ante sí la patente y el diagrama, no tendría dificultad en adoptar la mejora y hacer las curvas adecuadas.

Identificación. El texto legal en ese momento fue codificado en RS Sec. 4888. El texto es notablemente similar al lenguaje que se encuentra hoy en la Sección 112(a). Requería que el titular de la patente presentara:

una descripción escrita de la [invención o descubrimiento], y de la forma y el proceso de elaboración, construcción, composición y uso, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona capacitada en el arte o la ciencia al que pertenece, o con el que está más estrechamente relacionado, hacer, construir, componer y usar lo mismo; y en el caso de una máquina, explicará el principio de la misma, y ​​la mejor manera en que ha contemplado aplicar ese principio, para distinguirlo de otras invenciones; y señalará en particular y reivindicará claramente la parte, mejora o combinación que reivindica como su invención o descubrimiento.

RS sec. 4888 (1910).

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Ver todas las publicaciones de Dennis Crouch →